Невдалий досвід уявно-порівняльного дослідження на прикладі реальної справи
Таракани у моїй голові колись замислили грандіозну дискусію за мотивами американської справи про доменний спір Wooster Floral & Gifts, L.L.C. v. Green Thumb Floral & Garden Center, Inc. (з подачі Діми Гадомського, але сподіваюся, він забув). Американські огляди цієї справи хвилювали: згідно з ним, судитися через домен – марна справа, особливо у судах штату Огайо. З гаслом «Харе бити передпасхальніі байдики, давайте генерувати правові аналІзи!», я вирішили розібратися, чи справді це так.
Була собі у містечку Вустер (Wooster), штат Огайо, квіткова крамничка Wooster Floral, L.L.C. Пані Кімберлі Ганц володіла і крамничкою, і доменними іменами www.woosterfloralandgifts.com та www.woosterfloral.com. У 2014 році Кімберлі вирішила закрити бізнес. На домени вона взагалі махнула рукою, строк делегування сплив, а тому вони стали вільними для реєстрації. Одначе після оголошення про закриття бізнесу менеджерка магазинчика запропонувала Кімблерлі викупити бізнес, у тому числі торгове найменування Wooster Floral (не ТМ, бо її у крамнички не було).
Поки нова власниця барилася з рішеннями щодо стратегічного розвитку придбаного цілісного майнового комплексу, місцевий конкурент, квіткова крамниця Green Thumb (не тіштеся алюзіями на великий палець, цей ідіоматичний вираз означає «Вправний Садівник»), швиденько прикупив вільний домен та встановив з нього редирект на свій вебсайт.
Нова власниця Wooster Floral попросила Green Thumb відмовитися від доменного імені. Green Thumb запропонували їй викуп за 2 500 доларів. Заманливу пропозицію відкинули, аторней направив позов у суд. На нашу думку, з двох причин: 1) з дивною надією зменшити витрати; 2) через деяку необізнаність з існуванням в правовому світі такого явища, як арбітражна процедура UDRP, яку забезпечує WIPO.
Я така цинічна, бо коли читала, що суд відмовив у задоволенні позову, хор юридичних тараканів у моїх мізках не переставав голосити: їм треба було піти у WIPO, їм треба було піти у WIPO, їм треба було піти у WIPO. Я вирішила розібратися, по-перше, які аргументи надав огайівський суд, а по-друге, що мав би натомість говорити арбітраж за практикою UDRP? Прошу дозволу вкрасти ваші 3 хвилини, щоб послідкувати за нашим аналітичним пінг-понгом!
Підстави
Суд в Огайо. Оскільки Wooster Floral не мали зареєстрованої ТМ, вони подали позов на основі Deceptive Trade Practices Act, тобто на основі положень про недобросовісне ведення бізнесу за правом штату.
UDRP. Незважаючи на те, що у Wooster Floral не було зареєстрованої ТМ, UDRP вирізняє ситуації, коли через розрізняльне позначення торговельної марки споживачі асоціюють таку торговельну марку саме з товарами позивача. Для доведення можна використовувати аргументи про тривалість використання позначення, кількість продажів, обсяг рекламних заходів з використанням ТМ, ступінь публічної впізнаваності через, наприклад, маркетингові опитування.
Тобто у справі Wooster Floral можна було б спробувати показати арбітражу, що у невеличкому містечку Вустер, Огайо, Wooster Floral є досить великою рибиною у світі квіткової комерції (Чи, може, ні?).
Далі суд аналізував би, чи виконуються такі три основні для арбітражу елементи:
Доменне ім’я ідентичним або подібним до ступеня змішування з торговельною маркою, на яку має право позивач
Відповідач не має прав чи законних інтересів на використання доменного імен
Відповідач зареєстрував та (або) використовує доменне ім’я недобросовісно
Географічний присмак поразки
Суд в Огайо. Саме позначення Wooster Floral несе у собі деяку бентежність арбітражного буття, адже включає географічний елемент означення. Ця як уявити, що якби ми вбивали у пошуку «львівські квіткові магазини» або «київська перукарня» і так би трапилося, що дійсно є усім відомий порєдний квітковий магазин «Львівський квітковий магазин», яка працює на доменному імені «львівський квітковий магазин.com”. Тобто ми могли не шукати саме цього конкретного продавця, але через те, що його позначення не є, на перший погляд, вирізняльним, він буде у топі наших пошукових запитів.
Цей аргумент про недостатню розрізняльність Wooster Floral хоч і не був основним для суду, але добряче підсилив його переконання у тому, що жодного порушення не було і доменне ім’я має залишитися у відповідача.
UDRP. Згідно з практикою арбітражу WIPO географічні позначення, які не зареєстровані як ТМ, підлягають розгляду за UDRP, якщо позивачі покажуть, що їх географічне позначення є відоме споживачам і вони асоціюють товари позивача саме з таким позначенням. Тобто якщо уявити, що існує мережа перукарень «Київська перукарня», і всі про неї в курсі, то така «київська перукарня» може змагатися за свій домен у WIPO за UDRP.
Справедливості ради, таке доведення є дуже важким та може зазнати фіаско, тому що позначення з географічним елементом вважають слабкими, особливо якщо вони не зареєстровані. Можливо, саме тому позивач у цій справі навіть не розглядав можливість звернення в арбітраж.
Редирект
Суд в Огайо. Wooster Floral стверджували, що покупець може бути збитий з пантелику, адже коли він відкриває браузер та вводить туди "woosterfloral.com", він автоматично буде перенаправлятися на сайт Green Thumb. Тобто редирект сам по собі створює ймовірність плутанини вже на стадії, коли користувач вводить доменне ім’я у пошуковик.
Натомість Green Thumb стверджували, що немає жодної плутанини, адже з контенту на сайті чітко видно, що сайт не належить Wooster Floral.
Тобто вирішення спору залежало від того, яке змішування (можливу плутанину) брати до уваги:
змішування щодо того, куди приведе введення спірного доменного імені, чи змішування щодо того, хто саме продає товари, які покупець хоче купити.
Суд вказав, що для існування порушення, має бути змішування саме щодо джерела товарів, а не щодо того, куди мало вести доменне ім'я.
Перл від суддів штату Огайо:
Будь-який розважливий користувач інтернету, зайшовши на вебсайт Green Thumb виявить, що на ньому немає жодних товарів, які хоч якось могли бути пов’язані з Wooster Floral. І якщо користувач не хоче перебувати на тому сайті, він може «швидко повернутися, натиснувши кнопку «назад» (так суд і вказав – знак «←»).
Але ж плутанина якраз і виникає до моменту, коли користувач заходить на веб сайт. Плутанина для користувача виникає, під час «заходу» на новий сайт.
Цю думку і захищали Wooster Floral. Ця ж думка є основою доктрини «плутанини першого інтересу» ("initial interest confusion") (Playboy Ents., Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir.2004). Ми з колегою колись писали на цю тему статтю, яку можна знайти тут.
Ідея цієї доктрини у тому, що покупець може заплутатися щодо продавця ще на стадії, коли інтерес вперше виник, навіть коли на момент здійснення покупки плутанина вже зникла і покупець уже знає, що купує не у того, хто викликав його перший інтерес.
Однак суд вказав, що контент на сайті Green Thumb настільки не пов’язаний з товарами Wooster Floral, що, здійснюючи покупку, покупець буде точно знати, що купує не у Wooster Floral. А тому порушення немає.
Аааааааа! Але ж він може цього не знати, коли тільки заходить на сайт зі спірним доменним іменем. Так само думає Wooster Floral, так само не думає суд.
Суд окремо вказав, що буде, якщо обліпити сайт зі спірними доменами дисклеймерами. Суд навів у приклад справу, де вебсайт зі спірним доменним ім’ям містив чіткий дисклеймер про те, що сайт жодним чином не пов’язаний з власником торговельної марки, а тому порушення відсутнє (Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 232 F.3d 1, 2 (1st Cir.2000).
Взагалі, при здійсненні аналізу, суд акцентував увагу саме на тому, чи буде і як буде помилятися саме покупець. Він не зважав на саму об’єктивну поведінку продавців-конкурентів та їх інтереси.
Тобто в доменних спорах береться до уваги контент сайту і якщо він різний, то нема і порушення.
UDRP. Підхід WIPO у цих справах кардинально відрізняється: контент для визначення наявності першого елементу (чи доменне ім'я ідентичне торговій марці) взагалі не береться до уваги. Він може братися до уваги лише у випадках, коли одразу видно, що веб сайт якось використовує ТМ. Наприклад, якщо сайт є фан-сторінкою якогось бренду чи містить його критику і судові потрібно пересвідчитися, чи може таке використання підпадати під fair use.
Практика арбітражу вказує, що редирект на сайт відповідача чи конкурента позивача, НАВІТЬ ЯКЩО ТАМ Є ДИСКЛЕЙМЕР, може свідчити про наявність третього елементу, тобто недобросовісність реєстрації та (або) використання доменного імені.
Аякже, у справі Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna, WIPO Case No. D2000-0869, добродії – відповідачі запутили сайтдля збору скарг на відомий бренд Estée Lauder. Вони обклеїли його дисклеймерами, що з ТМ і товарами не мають нічого спільного і що сайт присвячений реалізації прав користувачів на свободу слова за Першою Поправкою Конституції США.
Арбітр вказав, що незважаючи на те, що відповідач надав багато кейсів з американських федеральних судів про те, що дисклеймери свідчать про правомірне використання домену, збираючи скарги на бренд, сайт приваблював частину користувачів сайту Позивача, а тому той факт, що відвідуючи сайт відповідача, користувач бачить дисклеймер, не виправдовує відповідача. Абітраж також посилається на Accord, Gallo v. Hanna Law Firm, Case No. D2000-0615; DFO, Inc. v. Christian Williams Case No. D2000-0181.
Крім того, арбітри зважають на обставини, чи, наприклад, було відомо про те, що доменне ім’я раніше використовувалося конкурентом у місцевості, де про нього могло знати багато людей.
Загалом практика арбітражу схильна більше оцінювати об’єктивну поведінку та добросовісність/недобросовісність самих сторін, їх права та законні інтереси щодо реєстрації та використання домену у більш об’єктивному аспекті та більше з позицій сторін, а не самих користувачів, які можуть плутатися під час заходу на вебсайт, але второпують, що все ок на етапі покупки.
Так виглядає, що навіть якби слабких місць в позиції позивача не було, наш пінг-понг все одно вказував би, що арбітраж та суд мають подекуди радикально різні підходи до визначення того, кому має належати домен у спірних ситуаціях. Це круто ще й тому, що минулися часи, коли справи з України могли стосуватися лише доменних імен, що за збігом приголосних та обставин опинилися у доменній зоні .tv, що відповідає Тувалу— тихоокеанській державі у Полінезії. А практика доменних спорів із зони .ua вже так нормально обросла рішеннями та позиціями.
