За інформацією Верховного Суду, у 2022-2023 роках спостерігалася тенденція зменшення процесуальних звернень, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Водночас, якщо аналізувати не кількісний показник, а власне категорії розглянутих IP-спорів, то можна констатувати, що за останні два роки проблематика пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності питань суттєво не змінилася порівняно з довоєнною. Єдиною значущою відмінністю є те, що в деяких випадках до певних категорій спорів суди почали застосовувати приписи законів воєнного часу, а саме — Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України».
У межах цієї статті розглянемо дві справи, які були переглянуті Верховним Судом у 2023 році. Одна з них безпосередньо пов’язана з правозастосуванням законодавства воєнного часу в IP-сфері, а інша стосується не менш важливого питання, яке вже давно чекало на розв’язання.
Строк дії патентів на винаходи за законами воєнного часу
Наприкінці 2022-го — на початку 2023 років Верховний Суд переглядав рішення судів попередніх інстанцій у справі №910/9215/21 за позовом «Мерк Шарп енд Доме Корп.» до ТОВ «Тева Україна» та Міністерства охорони здоров’я України про припинення порушення прав на фармацевтичний патент на винахід. Позовні вимоги «Мерк Шарп енд Доме Корп.» зводилися до припинення будь-якого використання патенту України №55409, зокрема заборони використання винаходу в лікарському засобі «Каспофунгін-Тева» та відмови в державній реєстрації останньому Міністерством охорони здоров’я України.
У межах цієї статті ми не будемо докладно зупинятися на фабулі цієї справи і доводах сторін. Зауважимо лише, що рішення, прийняте Верховним Судом за результатами повторного перегляду справи у касаційному порядку, загалом збігається зі сталою та послідовною позицією суду касаційної інстанції у подібних правовідносинах. З такою позицією можна ознайомитися докладніше у постановах Верховного Суду зі справ №910/10855/20, №910/17860/21, №910/17856/21. Зазначена позиція полягає у тому, що подання заявки на держреєстрацію лікарського засобу та отримання державного реєстраційного посвідчення вважаються діями, що є порушенням прав власників патенту, якщо такі дії вчинені до закінчення терміну дії патенту.
Ця справа є предметом нашої зацікавленості з огляду на те, що, розглядаючи справу №910/9215/21, суди України чи не вперше застосували приписи абз. 3 п. 1 ч. 1 Закону до строку дії патенту України на винахід, очікувана дата закінчення якого припала на розгляд справи в суді першої інстанції.
Так, відхиляючи доводи відповідача про відсутність предмета спору у цій справі, зважаючи на сплив строку дії патенту України №55409 на винахід на момент розгляду справи, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що з огляду на приписи згаданого вище Закону, строк дії патенту України №55409 на винахід є продовженим до дня припинення чи скасування воєнного стану.
Відповідно до абз. 3 п. 1 ч. 1 згаданого Закону «майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом».
Наведений вище підхід до тлумачення приписів абз. 3 п. 1 ч. 1 Закону створює передумови для виникнення та існування такого явища, як патенти з невизначеним строком дії. У такому разі патенти, строк дії яких (зокрема додаткова охорона) остаточно спливав, починаючи з 24 лютого 2022 року, вважатимуться такими, що діють до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Для фармацевтичного ринку України це фактично унеможливить вихід на український ринок генеричних препаратів, де використані винаходи, строк дії патентів України на які сплив з початком введення воєнного стану.
ТОВ «Тева Україна» заперечувало проти такого підходу і зазначало, що норми цього Закону не можуть застосовуватися до тих патентів, строк дії яких, зокрема додаткова охорона, остаточно закінчився, інакше це суперечитиме національному і міжнародному законодавству. Відповідач навіть просив, з огляду на зумовлену цим виключну правову проблему, передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, зазначаючи, що у провадженні суддів перебувають 13 справ, де вирішується питання застосування згаданого вище Закону.
Очікування, що крапку у цьому питанні поставить ВС, не виправдалися. Верховний Суд, переглядаючи справу по другому колу, хоча й дійшов висновку, що застосування згаданого вище Закону до спірних відносин є помилковим, проте обґрунтував це відсутністю зворотної дії закону в часі. Верховний Суд зазначив, що спірні відносини у справі №910/9215/21 виникли у лютому 2021 року, коли була подана заява на державну реєстрацію лікарського засобу «Каспофунгін-Тева», тоді як Закон набув чинності 13 квітня 2022 року, тобто після виникнення спірних відносин, а тому не може бути застосованим. З урахуванням наведеного обґрунтування ВС прогнозовано відмовив у задоволенні клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.
Отже, питання застосування згаданого вище Закону до патентів, строк дії яких остаточно сплив, залишається відкритим.
Окремо зауважимо, що у липні 2023 року, вже після повторного перегляду справи №910/9215/21 Верховним Судом, ІР офіс видав Роз’яснення з цього приводу. Як випливає із Роз’яснення, ІР офіс не розділяє позиції судів першої та апеляційної інстанцій у вищезгаданій справі і вважає, що положення Закону можуть застосовуватись лише до тих патентів, чинність яких може бути «підтримана (сплата річного збору за підтримання чинності) або продовжена (додаткова охорона прав на винаходи)». Проте сам ІР офіс робить застереження про те, що Роз’яснення «носить інформаційний характер і не встановлює правові норми».
Отже, в ситуації, що склалась, за відсутності змін до Закону (відповідні законопроєкти розроблені і два з них вже навіть зареєстровані у Верховній Раді) залишається тільки чекати, коли чергова справа, де буде порушене питання застосування згаданого вище Закону до строку дії патентів України на винаходи, опиниться на перегляді в касаційній інстанції, і Верховний Суд надасть правову позицію.
Майнові права інтелектуальної власності vs спільна сумісна власність подружжя
Питання, чи є майнові права інтелектуальної власності спільною сумісною власністю подружжя, досить довго залишалося дискусійним і невизначеним. І нарешті є надія, що крапку в ньому поставить Об’єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду цивільної справи №335/5841/19.
У 2019 році між сторонами справи виник спір щодо правомірності відчуження майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та патенти, зареєстровані на ім’я одного з подружжя, за відсутності згоди іншого. Відповідно до фабули справи позивач і відповідач перебували у зареєстрованому шлюбі. Під час шлюбу на дружину були зареєстровані торговельні марки та промислові зразки, що використовувалися подружжям при веденні спільного бізнесу. Розлучившись, з відкритих джерел позивач довідався про зміну власника майнових прав на зазначені об’єкти права інтелектуальної власності з колишньої дружини на їхню доньку. Вважаючи відчуження майнових прав неправомірним, позивач оскаржив такі дії до суду, обґрунтовуючи свої вимоги відсутністю його згоди на відчуження спільної сумісної власності подружжя, якими, на думку позивача, є майнові права інтелектуальної власності.
Суди першої та апеляційної інстанцій, частково задовольняючи позов у справі №335/5841/19, виходили з того, що торговельні марки і промислові зразки були зареєстровані на колишню дружину під час шлюбу, «кожен з подружжя своїми спільними коштами та працею брав участь у набутті та розвитку цих об’єктів», а тому суди пристали на позицію позивача і віднесли майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки і промислові зразки до спільної сумісної власності подружжя.
Проте з такою позицією не погодився Верховний Суд. Переглядаючи справу №335/5841/19 у порядку касаційного провадження, Суд дійшов протилежного висновку, що торговельна марка не може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Колегія суддів, яка переглядала справу, виходила з того, що права на торговельну марку належать володільцю/володільцям свідоцтва, тому «майнове право на торговельну марку має лише та особа, яка зазначена у свідоцтві, виданому на виконання і на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». «Якщо один із подружжя є власником свідоцтва на торговельну марку, то у разі укладення правочину щодо передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, положення ст. 65 Сімейного кодексу України щодо необхідності отримання згоди іншого з подружжя до таких відносин не застосовується, оскільки у такому випадку необхідно керуватися ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та враховувати, що за відсутності угоди щодо використання торговельної марки власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд».
Суд також навів постанову Верховного Суду у справі №926/1795/18, де колегія суддів дійшла аналогічного висновку, зазначивши, що приписи ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «однозначно закріплюють» право на використання торговельної марки виключно за власником/власниками свідоцтва України, їх правонаступниками та/або їх ліцензіатами. Тому «наявність між позивачем і відповідачем будь-яких інших відносин, окрім зазначених <…>, в т. ч. перебування їх у шлюбі, не означала виникнення у відповідача саме права на використання торговельної марки, свідоцтво на яку належало іншому з подружжя».
Одночасно з цим колегія суддів, яка переглядала справу №335/5841/19, визнала існування й іншого підходу суду касаційної інстанції до цієї проблематики. Такий підхід був викладений у постановах Верховного Суду від 6 листопада 2019 року, 21 квітня 2022 року у справі №161/11764/15-ц, де колегія суддів дійшла висновку, що реєстрація торговельних марок за відповідачем «сама по собі не виключає їх віднесення до спільного майна подружжя і можливості поділу за правилами, визначеними гл. 8 Сімейного кодексу України».
Отже, з метою усунення різних підходів у практиці розгляду справ касаційною інстанцією 5 липня 2023 року Верховний Суд своєю ухвалою вирішив передати справу №335/5841/19 на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
На жаль, обґрунтування наведених підходів у судових рішеннях Верховного Суду не виглядає достатньо аргументованим і переконливим. Наприклад, у справі №335/5841/19 Верховний Суд без пояснень змінює об’єкт дослідження і замість майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промислові зразки досліджує лише торговельну марку як таку. Суд також не дає оцінки встановленому судами попередніх інстанцій факту використання колишнім подружжям об’єктів права інтелектуальної власності у спільній господарській діяльності і його впливу на визначення правового режиму майнових прав.
Залишається сподіватися, що рішення Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду усуне наявні прогалини та внесе необхідну визначеність у питання природи майнових прав інтелектуальної власності. Незважаючи на відносну нечисленність цієї категорії справ, необхідно зважати на те, що український ІТ-сектор постійно має справу з майновими правами інтелектуальної власності на ІТ-продукти, які на щоденній основі відчужуються/передаються фізичними особами-розробниками, а отже, поточна невизначеність за умови відсутності договірного регулювання створює потенційні ризики для набувачів таких прав.
